סטארט-אפ, היזהרו בעת חתימת הסכמים מוקדמים לייצור מוצרים המוגנים בפטנט.

ניקח לדוגמא את חברת הענק המילטון ביץ' (Hamilton Beach), המוכרת לנו בעיקר מתחום מוצרי המטבח והבית. על חברות סטארט-אפ ללמוד מהשגיאה שביצעה החברה ולהגיש בקשות לרישום פטנט שמכסות אבות-טיפוס  מוקדם ככל האפשר.

וכך התגלגל המקרה של המילטון ביץ': בתגובה להצלחתה של החברה במכירת הסיר החשמלי לבישול איטי מתוצרתה, "Stay or Go", פיתחה מתחרתה, חברת סאנבים (Sunbeam) מוצר מתחרה, סיר חשמלי לבישול איטי המכוּנה "Cook & Carry".

המילטון ביץ' תבעה את סאנבים בגין הפרת פטנט. המילטון הגישה את הבקשה לרישום פטנט ב-1 במארס 2006, ובהתאם, התאריך הקובע בסכסוך משפטי זה היה שנה אחת קודם לכן, כלומר ה-1 במארס 2005.

לטענתה של המתחרה, סאנבים, הספּק הזר של המילטון ביץ' הציע למכור את הסיר החשמלי של המילטון לפני התאריך הקובע, אשר לפי חוק הפטנטים האמריקאי מהווה עילה לביטול הפטנט של המילטון.

באופן מפורש, המילטון ביץ' ניפקה לספק הזר שלה הזמנת רכש לכאלפיים סירי בישול איטי Stay or Go  ב-8 בפברואר 2005. בהזמנת הרכש ציינה החברה מפעל בארה"ב ככתובת למשלוח הסחורה, ומשרד אחר בארה"ב ככתובת למשלוח החשבון. הספק אישר את קבלת ההזמנה ב-25 בפברואר 2005, והשיב כי יתחיל לייצר את הסירים מייד עם קבלת אישור לכך מהמילטון ביץ'. כל התאריכים הללו היו מוקדמים מה-1 במארס 2005, השנה שקדמה למועד רישום הפטנט.

לנוכח עובדות אלה קבע לאחרונה בית המשפט שאכן היתה הצעת מכירה מסחרית למכירת הסיר לבישול איטי Stay or Go יותר משנה אחת לפני המועד שבו הגישה המילטון ביץ' את הבקשה לרישום פטנט.

תחילה קבע בית המשפט שאין חשיבות לעובדה שהמכירה נעשתה על ידי הספּק של המילטון. בית המשפט ציין זאת לאחר שהמילטון ביץ' שלחה את ההזמנה ב-8 בפברואר 2005, והספּק ענה ב-25 בפברואר 2005 שקיבל את ההזמנה והוא מוכן להוציא אותה לפועל. לתשובה זו של הספק נודעה חשיבות מהותית, מכיוון שהיא הייתה "הצעה למכירה" של סירי Stay or Go שעשויה להתגבש לכדי חוזה מיד עם קבלת "אישור" מהמילטון. בכך יש מענה לדרישה המשפטית של קיום הצעה למכירה מסחרית.

דרישה משפטית נוספת היא שאב-הטיפוס יהיה "מוכן לרישום פטנט", ובית המשפט פסק שהסיר לבישול איטי Stay or Go אכן היה מוכן לרישום פטנט לפני התאריך הקובע. בית המשפט בחן ראיות בדבר פגישות שקיימה המילטון ביץ' עם לקוחות קמעונאים לפני התאריך הקובע, שבמהלכן הציגה שרטוטים רשמיים המראים את הסיר עם כל האלמנטים הכלולים בתביעות של שני הפטנטים של החברה.

בית המשפט ציין שגם אם אבות-טיפוס מסוימים לא פעלו כפי שנועדו לפעול, כוונוּן עדין של המצאה לאחר התאריך הקובע אין פירושו שההמצאה לא הייתה "מוכנה לרישום פטנט".

מקרה זה מדגים את החשיבות של הגשת בקשות לרישום פטנט על המצאה מוקדם ככל האפשר. כאשר התזמון הוא בעל חשיבות מכרעת, על הממציאים לשקול הגשת בקשות על תנאי (provisional applications), שיכולות להוות כלי לא-יקר ושימושי להשגת תאריך הגשה מוקדם ככל האפשר.

מקרה זה מראה גם שחברות סטארט-אפ צריכות להיות זהירות בהתנהלותן מול ספקים, לרבות ספקים מעבר לים, שכן התנהלות זו עשויה לעורר את הרף של "עומד למכירה".